5016545-51.2023.4.04.7002

Intimação

TRF4 · 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu · DESPACHO/DECISÃO

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5016545-51.2023.4.04.7002/PR AUTOR: JORGE VALENTIM MARCZINSKI ADVOGADO(A): FABIO CAMARGO ENGROFF (OAB PR125573) ADVOGADO(A): ELEANDRA CRISTINA DOMINGOS (OAB PR054119) RÉU: ROQUE COLOMBO ADVOGADO(A): DANIEL PEREIRA DE SOUZA CAMPOS (OAB RJ113418) ADVOGADO(A): OLIVER VEDANA (OAB PR073582) RÉU: FERNANDO DUTRA DA COSTA ADVOGADO(A): DIEGO DE MENTZINGEN GOMES (OAB PR054048) RÉU: OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ADVOGADO(A): DANIEL PEREIRA DE SOUZA CAMPOS (OAB RJ113418) ADVOGADO(A): OLIVER VEDANA (OAB PR073582) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação ajuizada por JORGE VALENTIM MARCZINSKI em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, de ROQUE COLOMBO, de FERNANDO DUTRA DA COSTA e de OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, em que requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos e, no mérito, a declaração de nulidade de ato administrativo do INPI, que anulou a patente BR-202013033774-4, restabelecendo-a. Depois da realização de audiência de instrução em 13/04/2026, os autos vieram conclusos para decisão a respeito da produção de prova pericial e da realização de inspeção judicial. Decido. 1. Passo, de imediato, à análise dos efeitos da existência da ação nº 5024636-62.2025.4.04.7002, em trâmite na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, anunciada pela parte autora na audiência de instrução realizada em 13/04/2026 (evento 154, TERMOAUD1). De início, observo que a aludida ação foi ajuizada por OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, ora requerida, em face do INPI e de JORGE VALENTIM MARCZINSKI, na qual pretende a declaração de nulidade de ato administrativo do INPI, que deferiu parcialmente o pedido de declaração de nulidade da Patente de Modelo de Utilidade BR-202017005005-5, apresentado por JORGE VALENTIM MARCZINSKI (processo 5024636-62.2025.4.04.7002/PR, evento 1, INIC1). Relatou, na petição inicial daquela ação, que, após a concessão da patente de Modelo de Utilidade BR-202017005005-5 pelo INPI, JORGE VALENTIM MARCZINSKI apresentou, alguns meses depois, pedido de declaração administrativa de nulidade, indicando, na oportunidade, como documento relevante (D1), a patente de Modelo de Utilidade BR-202013033774, de 07/06/2016. O INPI, ao manifestar-se sobre a questão no 1º Parecer Técnico, amparando-se no art. 12, inciso II, da Lei nº 9.279/96, esclareceu que "o documento D1 – BR202013033774 de 07/06/2016 não foi objeto de análise da ocorrência de Novidade e Ato Inventivo, por se enquadrar no período de graça, período ao qual um documento apresenta data de divulgação (publicação) durante os 12 (doze) meses que precedem a data de depósito da patente em questionamento a qual se deu em 13/03/2017" (processo 5024636-62.2025.4.04.7002/PR, evento 1, ANEXOSPET15, p. 4), sugerindo, ao final, a manutenção da patente do Modelo de Utilidade BR-202017005005-5. No entanto, em seu 2º Parecer Técnico, o INPI reconsiderou o entendimento a respeito da exclusão da anterioridade D1 da análise da nulidade e, ao final, concluiu que, "na análise realizada, constatou-se que matéria reivindicada atende aos requisitos de patenteabilidade: novidade, aplicação industrial e ato inventivo, conforme os artigos 9º, 11 e 14 da Lei 9.279/ 1996, logo a suspeição quanto a ato inventivo da patente não se confirma, contudo, verifica-se que parte da matéria pleiteada em questão é antecipado pelo documento BR202013033774. Portanto, é necessário a realização da separação das características essenciais já compreendidas no estado da técnica das características essenciais e particulares" (processo 5024636-62.2025.4.04.7002/PR, evento 1, ANEXOSPET18, p. 9, grifos nossos). O Presidente do INPI, então, deu provimento, em parte, ao pedido de nulidade apresentado por JORGE VALENTIM MARCZINSKI, mantendo-se a patente do Modelo de Utilidade BR-202017005005-5, com apostilamento (processo 5024636-62.2025.4.04.7002/PR, evento 1, ANEXOSPET19, p. 2). É, precisamente, contra este ato administrativo do INPI que a requerida, OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, se insurge naquela ação que tramita na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR. Registro, ainda, por oportuno, que, por ocasião do pedido de nulidade, JORGE VALENTIM MARCZINSKI apontou doze anterioridades (D1 a D12), sendo acolhida, contudo, somente a argumentação referente à anterioridade D1 (Patente de Modelo de Utilidade BR-202013033774). Por tal razão, a (in)validade do ato administrativo do INPI, que anulou a patente do Modelo de Utilidade BR-202013033774 (D1), constitui, em princípio, circunstância relevante à análise da (in)validade do ato que deu parcial provimento ao pedido de anulação da patente do Modelo de Utilidade BR-202017005005-5, discutida na ação nº 5024636-62.2025.4.04.7002, em trâmite na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR. Portanto, em arremate, filio-me ao entendimento do Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (evento 156, DECISÃO/1), no sentido de que ambas as ações não são conexas, pela ausência dos requisitos do art. 55 do Código de Processo Civil, mas possuem uma relação de prejudicialidade externa. 2. Passo, agora, a decidir sobre a produção de prova pericial. Controverte-se a respeito da (in)existência de ato inventivo (arts. 9º e 14 da Lei nº 9.279/96) apto à manutenção da patente do modelo de utilidade depositado pela parte autora. De fato, para análise da controvérsia, revela-se necessária a realização de perícia técnica, razão pela qual DEFIRO o pedido de produção probatória formulado pela parte autora no evento 121, PET1 e reiterado em audiência de instrução. 2.1. Nomeio SILVIO MARCOS BRAZ, cadastrado no e-proc, para atuar como Perito. Registro que SILVIO MARCOS BRAZ, conforme a manifestação apresentada nos autos nº 50615019520224047000 (processo 5061501-95.2022.4.04.7000/PR, evento 141, PROP_HON_PERIC1), é Mestre em Engenharia de Manufatura, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Especialista em Engenharia de Avaliações de Bens e Perícia e Especialista em Gestão de Projetos. 2.2. Intimem-se as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). 2.3. Na sequência, intime-se o Perito para indicar se aceita o encargo e apresentar a proposta de honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, §2º, do CPC). 2.4. Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, §3º, do CPC). 2.5. Tudo cumprido, voltem conclusos para decisão. 3. Consigno, por fim, que o pedido de realização de inspeção judicial será apreciado após a produção da prova pericial. Intimem-se.