2026-09-16 · TRF5
PODER JUDICIÁRIO 13ª Vara Federal AL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0804466-10.2025.4.05.8000 AUTOR: GILMAR DE ALMEIDA GALVAO, DEBORA DA SILVA FERREIRA ADVOGADO do(a) AUTOR: CLEBER VIEIRA DA SILVA MELO - AL17388 REU: BRUNO M DA S A OLIVEIRA, LENILTA ROSA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) REU: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL14732 DECISÃO 1. Cuida-se de Ação de Nulidade de Registro de Marca c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, movida por GILMAR DE ALMEIDA GALVÃO e DEBORA DA SILVA FERREIRA, em face BRUNO MATHEUS DA SILVA AUTO OLIVEIRA e de LENILTA ROSA DA SILVA, objetivando a nulidade do registro de marca junto ao INPI e indenização por danos morais. 2. Em sede de tutela de urgência, requereu, a parte autora, que os réus sejam imediatamente impedidos de utilizar a marca "Passaporte do Gilmar" e que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - seja oficiado para suspender os efeitos do registro até a decisão de mérito. 3. Juntou documentos. 4. Intimado por determinação do despacho de Id. 109239935, o autor procedeu ao pagamento das custas processuais, indicou o valor da causa e requereu a citação do INPI para compor o polo passivo da demanda. 5. Citada, a parte ré apresentou contestação (Id. 151509460) e juntou documentos. 6. O INPI, por sua vez, no Id. 110494660, requereu sua admissão na lide como litisconsorte necessário especial e a expedição de nova intimação, após a contestação da parte ré, para apresentação de sua manifestação técnica conclusiva. 7. Houve réplica (Id. 162213470). 8. É o relatório, no essencial. Decido. 9. Tendo em vista o recolhimento das custas iniciais demonstrado nos autos (ID. 109241392), resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 10. Quanto à natureza da atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica) (...)" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021.) 11. Por outro lado, atuará na condição de litisconsorte passivo necessário quando é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio procedimento administrativo de registro. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016.). Grifos nossos. 12. Desse modo, admito a intervenção do INPI na qualidade de assistente especial. 13. No tocante ao pedido de condenação dos réus particulares ao pagamento de indenização por danos morais, verifica-se a incompetência absoluta deste Juízo Federal. 14. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal em ações de nulidade de registro de marca restringe-se à desconstituição do ato administrativo e ao pedido correlato de abstenção de uso da marca (art. 173, parágrafo único, da LPI). Por outro lado, a pretensão indenizatória deduzida exclusivamente contra particulares decorre de eventual ilícito civil/empresarial e não envolve interesse institucional da autarquia federal (art. 109, I, da CF), sendo inviável a cumulação de pedidos sujeitos a juízos de competências distintas (art. 327, § 1º, I, do CPC). 15. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora, caso queira, promover a pretensão indenizatória perante a Justiça Estadual competente. 16. Passo à análise do pedido de tutela de urgência, destacando que, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 17. Na hipótese dos autos, a partir de uma análise inicial própria deste estágio processual, a probabilidade do direito resta fragilizada, por ora, para o deferimento do pedido nos moldes requeridos na petição inicial. Explico. 18. Da narrativa fática dos autos, extrai-se que o autor Gilmar Galvão afirma ser o criador e legítimo usuário da marca "Passaporte do Gilmar", utilizada há mais de quatro décadas em seu empreendimento alimentício, reconhecido na cidade de Maceió/AL por sua tradição e associação direta à sua pessoa. O negócio passou por alterações de CNPJ ao longo do tempo, mas permaneceu vinculado à exploração da referida marca pelo autor e sua companheira. Os autores alegam que, em 2019, com a expansão do empreendimento por meio de franquias, os réus Bruno e Lenilta firmaram contrato para utilização limitada da marca em determinados bairros, permanecendo o autor responsável pelo controle e pela padronização do negócio. Contudo, acrescentam que, em 2023, o réu Bruno teria registrado a marca "Passaporte do Gilmar" junto ao INPI em seu próprio nome, sem autorização do autor e apesar de ter conhecimento da origem e utilização anterior da marca. 19. No entender da parte autora, tal conduta configurou apropriação indevida da marca e violação à Lei de Propriedade Industrial, especialmente por envolver nome associado à identidade do autor. Afirma ainda que o registro ocasionou prejuízos comerciais, inclusive com a exclusão de seu estabelecimento de plataforma de delivery após denúncia dos réus. 20. Os réus, por sua vez, em sede de contestação, alegam que adquiriram, em 2019, uma franquia da marca "Passaporte do Gilmar", realizando investimentos na identidade visual, operação e expansão do negócio, especialmente no iFood. Sustentam que a relação foi encerrada após supostas condutas desleais do autor e que, posteriormente, houve negociação para transferência definitiva da marca aos réus. 21. Afirmam que o autor teria abandonado a marca, passando a utilizar nova identidade comercial ("Gilmar Original"), e que, diante da aquisição e dos investimentos realizados, os réus buscaram o registro da marca junto ao INPI em 2022. Alegam, ainda, que o autor, embora ciente do procedimento administrativo, não apresentou oposição ao registro. 22. Sendo assim, constata-se controvérsia fática instaurada entre as partes no que tange à relação jurídica antecedente (contrato de franquia/parceria comercial) e às condições em que ocorreu o pedido de registro da marca perante o INPI em 2022/2023. 23. Nos termos do parágrafo único do art. 173 da Lei 9.279/1996, pode o Juiz, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. 24. Tais requisitos, pois, são aqueles previstos na legislação processual civil. 25. Nesse contexto, impende destacar que a citada Lei 9.279/1996 adota o sistema atributivo de direitos relacionados ao registro de marca, de modo que a propriedade e o uso exclusivo de determinada marca adquirem-se pelo registro validamente expedido pelo INPI. 26. Senão, vejamos o disposto no art. 129 da referida Lei: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 27. Nessa perspectiva, destaca-se que a concessão de um registro de marca reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora comprovar cabalmente que a concessão do registro contrariou as disposições legais, o que demanda prova robusta e maior instrução processual. 28. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por STINGER EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de nulidade de registro de marca por uso comum, ajuizada em face de SKY FIRE e do INPI, no Juízo da 6ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do registro da marca "J-SAP-502". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) a probabilidade do direito alegado quanto à nulidade do registro marcário por ausência de distintividade; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção do registro. III. Razões de decidir 3. Inexistência de demonstração suficiente da genericidade ou uso comum da marca "J-SAP-502". Documentação apresentada sem tradução e sem força probatória robusta. 4. Presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca, não afastada em sede de cognição sumária. 5. Ausência de demonstração do periculum in mora. Alegações genéricas de prejuízo não comprovam risco iminente e grave à atividade empresarial da agravante. 6. Risco de irreversibilidade da medida pleiteada desaconselha sua concessão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de registro de marca exige demonstração robusta da ausência de distintividade do sinal. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI não pode ser afastada em cognição sumária sem prova inequívoca. 3. Alegações genéricas de prejuízo não configuram periculum in mora suficiente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), art. 124, incs. VI e XXIII. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002818-38.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025). Grifei. EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar o uso e a proteção de marca de dupla sertaneja, após o indeferimento do registro administrativo pelo INPI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que autorize o uso de marca indeferida administrativamente, com base em alegações de direito de precedência, uso de boa-fé e proteção ao nome civil. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O ato administrativo do INPI que indefere o registro de marca goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não é afastada em sede de cognição sumária sem prova inequívoca. 5. A controvérsia sobre o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da L. nº 9.279/1996 e a colidência de sinais marcários demanda dilação probatória e observância do contraditório. 6. A ausência de demonstração de risco concreto, atual e contemporâneo ao ajuizamento da demanda impede o reconhecimento do perigo de dano. 7. O princípio do contraditório prévio deve prevalecer, sendo a sua postergação medida excepcional que não se justifica quando a documentação não evidencia verossimilhança imediata. 8. A pretensão é plenamente passível de apreciação no curso regular do processo, inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão ou consolidação de danos irreparáveis. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento não provido. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de registro de marca pelo INPI é ato administrativo presumidamente legítimo, cuja suspensão por tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano atual; 2. Questões relativas ao direito de precedência e à distintividade de marcas patronímicas dependem de instrução probatória, o que inviabiliza a concessão de liminar inaudita altera parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XV, XIX, e 129, § 1º; CC, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TRF2, AG 5012954-24.2025.4.02.0000/RJ, Rel. Des. Fed. Ricardo Perlingeiro, 5ª Turma Especializada, j. 10.12.2025; e TRF2, AG 5010234-84.2025.4.02.0000/ES, Rel. Des. Fed. Ricardo Perlingeiro, 5ª Turma Especializada, j. 14.10.2025. (TRF2, AG 5005581-05.2026.4.02.0000, 2ª TURMA ESPECIALIZADA , Relator JOSE EDUARDO NOBRE MATTA , julgado em 08/07/2026). Grifei. 29. Na espécie, verifica-se que o registro da marca em nome do corréu Bruno Matheus da Silva Auto Oliveira foi concedido pelo INPI em 07/11/2023 (Certificado nº 927709023), cf. Id. 151512748, gozando de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a qual não restou elidida por prova inequívoca nesta fase de cognição sumária. 30. Por serem cumulativos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a ausência de probabilidade do direito torna desnecessária a análise da urgência. De todo modo, considerando que o registro foi concedido em novembro de 2023 e a presente demanda apenas foi ajuizada em junho de 2025, não se verifica a presença do perigo de dano contemporâneo que justifique a concessão da medida liminar inaudita altera parte. 31. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 32. Intime-se o INPI para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente sua manifestação técnica conclusiva sobre a registrabilidade e validade da marca em litígio. 33. Após a juntada da manifestação do INPI, intimem-se as partes para ciência e para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que pretendem produzir. 34. Intimações devidas. 35. Providências necessárias. Maceió, data da assinatura eletrônica. RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JR. Juiz Federal - 13ª Vara/AL